Утвержден
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
23 сентября 2015 года
26. Для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.
Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.
С момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование.
Группа авторов изобретения обратилась в суд с иском к организации (работодателю) о выплате вознаграждения за использование разработанного ими изобретения, пени за несвоевременную выплату вознаграждения, возмещении расходов на оплату государственной пошлины, указав, что 20 декабря 2001 года организации выдан патент на это изобретение. Изобретение внедрено на производстве организации 6 января 1999 года и продолжает использоваться, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачено.
Решением суда, оставленным без изменения вышестоящим судом, исковые требования удовлетворены.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, учитывая следующее.
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд исходил из того, изобретение, созданное истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, используется ответчиком (патентообладателем), от использования изобретения ответчик получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.
Статьей 1345, пп. 1, 3 ст. 1370 ГК РФ (как и ранее п. 2 ст. 8, ч. 3 п. 2 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I) презюмируется закрепление за работодателем исключительного права на служебное изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, и права на получение патента.
При этом работнику (автору) принадлежит право авторства на служебное изобретение, а также в предусмотренных законом случаях право на вознаграждение за использование служебного изобретения.
При рассмотрении дела в суде ответчик утверждал, что истцами не были представлены доказательства, подтверждающие использование организацией каждого признака формулы изобретения.
Однако суд, отклонив заявленное ответчиком ходатайство о проведении патентоведческой экспертизы, пришел к выводу о доказанности использования ответчиком формулы изобретения на том основании, что, три отличительных признака изобретения, содержащихся в формуле изобретения, указаны в регламенте производства, что подтверждает использование изобретения в производстве.
Между тем из положений п. 2 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I и п. 3 ст. 1358 ГК РФ следует, что для установления факта использования ответчиком изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом сделано и отражено в решении не было.
Возражая против заявленных исковых требований, ответчик указал, что с марта 2009 года организация не использует изобретение, поскольку 31 марта 2009 года действие патента прекращено.
Момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению), приурочен ко дню поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст.1364, 1399 ГК РФ).
Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решения, на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.
Приведенные нормы закона не были приняты во внимание судебными инстанциями, поскольку установив, что действие патента, выданного организации, было досрочно прекращено, суды возложили на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента.
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 46-В11-8, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 46-В10-31)
27. Досрочное прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование.
Группа авторов обратилась в суд с иском к обществу о выплате вознаграждения за использование изобретения, пени за несвоевременную выплату вознаграждения, возмещении расходов на оплату государственной пошлины, указав, что совместно с другими авторами разработали способ получения химического вещества. Обществу выдан патент на изобретение, оно внедрено на производстве и продолжает использоваться, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачено.
Решением суда, оставленным без изменения определением суда второй инстанции, иск удовлетворен.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами нижестоящих судов не согласилась по следующим мотивам.
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд исходил из того, что обществу был выдан на изобретение. Авторами изобретения являются заявители. Изобретение внедрено на производстве общества. Изобретение, созданное истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, используется ответчиком, от использования изобретения ответчик получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.
Между тем право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное (п. 2 ст. 8 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I).
В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение (ч. 3 п. 2 Патентного закона РФ).
Аналогичные положения содержатся и в ст. 1345, пп. 1, 3 ст. 1370 ГК РФ.
При этом работнику (автору) принадлежит право авторства на служебное изобретение, а также в предусмотренных законом случаях право на вознаграждение за использование служебного изобретения
Один из истцов, указанный в патенте как автор изобретения, с обществом в трудовых отношениях никогда не состоял, вследствие чего не может являться автором служебного изобретения, и в связи с чем его требование о выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения не могло быть удовлетворено.
Возражая против заявленных исковых требований, ответчик указал, что с марта 2009 года общество не использует изобретение, поскольку 31 марта 2009 года действие патента прекращено.
Ответчик утверждал, что истцами не были представлены доказательства, подтверждающие использование обществом каждого признака формулы изобретения.
Однако суд, отклонив заявленное ответчиком ходатайство о проведении патентоведческой экспертизы, пришел к выводу о доказанности использования обществом формулы изобретения по настоящее время, на том основании, что, три отличительных признака изобретения, содержащихся в формуле изобретения, указаны в регламенте производства, что подтверждает использование обществом изобретения в производстве по настоящее время.
Из изложенных в п. 2 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I, п. 3 ст. 1358 ГК РФ требований следует, что для установления факта использования обществом в настоящее время изобретения, необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом сделано и отражено в решении не было.
По смыслу ст. 1364 и 1399 ГК РФ, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению), приурочен ко дню поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.
Приведенные нормы закона не были приняты во внимание судебными инстанциями, поскольку установив, что действие патента, выданного обществу, было досрочно прекращено 31 марта 2009 года, суд первой инстанции возложил на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента.
(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 46-В10-31, от 17 мая 2011 года № 46-В11-8)
28. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.
Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истцу выдано свидетельство на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.
Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что ответчик встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.
Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.
Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование – это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.
Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.
Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.
В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 года по делу № А33-3192/2011)
29. Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к государственному унитарному предприятию об обязании прекратить нарушение патента на изобретение путем запрещения изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать и каким-либо иным образом вводить в гражданский оборот лекарство, предусмотренное указанным выше патентом, а также хранить указанный объект для этих целей.
Отказывая в удовлетворении требований частично, суд первой инстанции исходил из того, что согласно экспертному заключению у ответчика в соответствии со ст. 1361 ГК РФ возникло право преждепользования на изобретение – лекарственный препарат в объеме, установленном в указанном заключении.
Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что его право преждепользования на изобретение – лекарственный препарат не ограничено объемом, установленным экспертами.
Суд кассационной инстанции поддержал вывод судов нижестоящих инстанций о запрете ответчику изготовлять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот лекарственный препарат в объеме, превышающем указанный в экспертном заключении.
Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
Поэтому расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.
(Постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 года № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 года по делу № А08-2171/2012, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 года по делу № А44-6472/2012)
30. Необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.
Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к швейной фабрике о прекращении изготавливать и распространять изделия, в которых использованы признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту, обладателем которого является общество.
Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истец является обладателем исключительных прав на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, принял во внимание доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что ответчик провел все необходимые приготовления, в том числе научные исследования для внедрения в производство технологии изготовления изделия в объеме, превышающем максимальную производственную мощность фабрики.
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381, 1382 Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.
Между тем судами не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности фабрики в целом.
При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.
Таким образом, при новом рассмотрении дела суду необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.
Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.
В связи с этим суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 года по делу № А44-6472/2012)
31. Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании убытков за незаконное использование изобретений.
Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности возникновения у учреждения убытков, а также причинно-следственной связи между действиями общества и возможными убытками учреждения. Суд посчитал, что изготовление обществом спорной проектной документации для строительства здания не может быть признано введением в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованных технических решений (изобретений), поскольку указанные действия могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию, что не является нарушением исключительного права учреждения.
Суд апелляционной инстанции посчитал ошибочными выводы суда первой инстанции о том, что при разрешении заявленного спора следует учитывать использование запатентованных технических решений, являющихся изобретениями, непосредственно при строительстве здания.
Согласно ч. 2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
В соответствии со ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение.
В процессе выполнения проектных работ могут создаваться новые объекты интеллектуальной собственности.
Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2012 года по делу № 15339/11).
Удовлетворяя заявленное требование, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 15, 1350 ГК РФ и заключением судебной экспертизы, согласно которому проект здания содержит девять признаков изобретения и один эквивалентный признак (из десяти), приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, обладателем исключительных прав на которое является учреждение.
Суд кассационной инстанции оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.
(дело № А48-48/2012 Арбитражного суда Орловской области)