Утвержден
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
23 сентября 2015 года
38. Для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к предприятию с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, ссылаясь на наличие заинтересованности в использовании спорного обозначения, а также на отсутствие доказательств его использования правообладателем.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал частично со ссылкой на использование ответчиком товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров. При этом суд исходил из представленного ответчиком договора на производство продукции, заключенного с иным обществом, а также накладных, подтверждающих поставку товара производителем правообладателю. В связи с этим суд посчитал доказанным использование правообладателем спорного обозначения.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил и отправил дело на новое рассмотрение. При этом суд отметил, что договор поставки и накладные подтверждают лишь производство товара третьим лицом и его передачу правообладателю, но не подтверждают использование товарного знака его правообладателем для целей ст. 1486 ГК РФ. Изготовление товара с нанесением на него товарного знака является использованием товарного знака в смысле положений ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем не любое использование товарного знака учитывается в целях применения положений ст. 1486 ГК РФ, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.
Судом первой инстанции не исследовался вопрос о дальнейшей судьбе произведенной продукции, введении ее в гражданский оборот и доведении до потребителя. Между тем в силу п. 2 ст. 1486 и п. 2 ст. 1484 ГК РФ установление этих обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения дела.
(Постановление от 20 февраля 2015 года по делу № СИП-655/2014)
39. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака.
Компания возражала против удовлетворения требования общества, ссылаясь на вступивший в силу судебный акт арбитражного суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик использовал товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком истца, для маркировки однородных товаров, на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров. Суд также установил, что вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда прекращена правовая охрана товарного знака истца ввиду его неиспользования в течение более чем трех лет. При этом действия ответчика по использованию спорного обозначения в отношении однородных товаров были совершены в период, в течение которого согласно решению суда истец не использовал товарный знак, что повлекло досрочное прекращение его правовой охраны.
Суд первой инстанции посчитал, что прекращение правовой охраны товарного знака влечет отказ в удовлетворении требования правообладателя о взыскании компенсации, и отказал в иске.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, указав, что предъявление правообладателем требования о защите исключительного права на товарный знак, который не используется им в течение длительного времени, является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ) и влечет отказ в судебной защите в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, принял новое решение об удовлетворении иска. При этом суд кассационной инстанции исходил из следующего. Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.
(Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20 марта 2015 года по делу № А45-4302/2013 с учетом Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 года № С01-1281/2014 по делу № СИП-539/2014)
40. Подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями ст. 1486 ГК РФ.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении ряда товаров. В исковом заявлении общество указало на свою заинтересованность в использовании спорного обозначения со ссылкой на подачу им заявки в Роспатент о регистрации тождественного товарного знака в отношении однородных товаров, а также на отсутствие доказательств использования товарного знака его правообладателем.
Суд первой инстанции иск удовлетворил, посчитав, что общество доказало свою заинтересованность в использовании спорного обозначения, а ответчик не доказал использование товарного знака на протяжении трех лет до подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Суд кассационной инстанции в своем постановлении указал, что заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. Таким образом, сама по себе подача заявки на регистрацию спорного обозначения не является достаточным основанием для досрочного прекращения его правовой охраны. Требуется также, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорный товарный знак для индивидуализации производимых им товаров, таких же или однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак. Истец же не представил каких-либо доказательств осуществления им однородной деятельности или производства однородных товаров. В связи с этим суд кассационной инстанции в иске отказал.
(Постановление от 24 октября 2014 года по делу № СИП-259/2014)
41. При рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей ст. 1486 ГК однородность товаров не учитывается.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков со словесным обозначением «Царские» по свидетельству РФ № 292766, зарегистрированному для товара «пельмени» 30 класса МКТУ, и свидетельству РФ № 301305, зарегистрированному для товаров «мясо», «птица», «дичь», «мясные экстракты» 29 класса МКТУ, вследствие их неиспользования.
Истец сослался на то, что он занимается деятельностью, связанной с производством продукции животноводства, и с целью расширения своей хозяйственной деятельности направил в Роспатент заявку на регистрацию собственного словесного товарного знака «Царские» в отношении ряда товаров 29 (мясо, котлеты, изделия колбасные, изделия мясные, мясные полуфабрикаты, консервы мясные) и 30 (пельмени) классов МКТУ.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил частично, досрочно прекратив правовую охрану словесного товарного знака «Царские» по свидетельству РФ № 301305 по следующим основаниям.
На основании пп. 1 и 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, истец же должен доказать наличие законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.
При этом спор должен был быть разрешен судом в пользу истца или ответчика в зависимости от того, были ли ответчиком представлены надлежащие доказательства использования спорных товарных знаков для введения в гражданский оборот товаров, в отношении которых таким знакам была предоставлена правовая охрана.
Суд первой инстанции, проанализировав представленные ответчиком бизнес-каталог «Замороженные продукты 2011», отраслевой специализированный каталог «Замороженные и охлажденные продукты. Мороженое. 2013 – 2014», договоры поставки продуктов питания глубокой заморозки различных наименований и товарную накладную, установил, что ответчик в трехлетний период, предшествовавший обращению истца в суд с настоящим иском, предлагал к продаже и осуществлял продажу пельменей с наименованием «Царские». Поэтому вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в отношении товарного знака по свидетельству РФ № 292766, зарегистрированному для товара «пельмени» обоснован.
В то же время тот же вывод суда первой инстанции об использовании ответчиком товарного знака № 301305 в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, неправомерен.
Суд первой инстанции установил, что из представленных в материалы дела образцов упаковок реализуемых ответчиком товаров следует, что словесным обозначением «Царские», выполненным оригинальным шрифтом русскими буквами, маркировались такие товары, как: пельмени классические, пельмени из мяса молодых бычков, голубцы, в состав которых включены говядина, свинина, куриное мясо; фрикадельки, в состав которых включены говядина, свинина, куриное мясо; долма, в состав которой включены говядина и свинина; люля-кебаб, в состав которого включены говядина, свинина, мясо птицы; котлеты куриные, в состав которых включены мясо птицы и шпик; котлеты домашние, в состав которых включены говядина, мясо птицы механической обвалки, свинина; полуфабрикат мясосодержащий рубленый.
Однако суд первой инстанции не учел, что для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона, также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 года № С01-758/2014 по делу № СИП-105/2014)
42. Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей ст. 1486 ГК РФ.
Общество обратилось с иском к предприятию о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. В процессе рассмотрения дела установлено, что товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ, а именно: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; квас, лимонады.
Полагая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем, на протяжении последних трех лет, общество обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных категорий товаров, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака.
В ходе рассмотрения дела установлено, что общество производит фруктовые напитки и фруктовые соки, разливаемые в пластиковые бутылки с логотипом общества. Общество также подтвердило наличие необходимых мощностей для производства товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Суд первой инстанции в иске отказал, указав на недоказанность истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака, реального намерения использовать спорное обозначение, посчитав, что истец не представил доказательств совершения необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, не подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака. Суд также указал, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.
В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.
Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции иск общества о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака удовлетворил.
(постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 2979/06, от 1 марта 2011 года № 14503/10, от 17 сентября 2013 года № 5793/13, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2015 года № С01-390/2014 по делу № СИП-114/2013)